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從關鍵專利與專利佈局對學研機構 研發策略之探討

 

工研院:鐘裕亮、張念慈、楊淑慧、柳志錫、顏紹儀

專利是一種無形資產,但無法發揮效力的專利也可能成為一種負債,專利價值影響的因素很多,例如:應用市場規模、技術成熟度、技術獨特性、技術替代性、擁有者的實踐能力與投入願意、結合的商業模式…等因素,不易作明確定量的價值評估。專利的特性依價值最大化與以法律、市場及技術不同角度切入的綜合評估將其分為三類,核心專利(基礎專利)、關鍵專利(重要專利)、以及阻擋型專利。

所謂核心專利,其技術來源為基礎的技術,即原創之技術,日後相繼的創新或改良活動都以該技術為基本;關鍵專利,其技術的本質是在特定領域中具有舉足輕重的地位,技術的重要性影響著研發的方向及產品的開發。阻擋型專利,其技術、法律結構堅固,保護著重要的產品與技術,並且以其強而有力的特徵得以向使用者主張權利,從而獲得利益。

依據美國西雅圖華盛頓大學 Matt O’Donnell教授所述之三個扇型模型(three sector model)如下圖所示,隨著外在環境的變遷,學研機構在基礎研究與產業開發之間必須要投入更多的資源以期能縮短研發到產業化量產的時間,在此情況之下,就技術的開發與專利的申請型態分佈,在三個模型中一定都有其關鍵性的專利產生,但絕大多數的基礎型專利應該來自於基礎研究,而所謂具有強大阻擋型之專利則大多來自於use-inspired階段。

圖一 關鍵專利定位
圖一 關鍵專利定位
圖二 關鍵專利定位二
圖二 關鍵專利定位二

然而關鍵專利(essential patent, key patent, critical patent, important patent),不管是結合技術標準的專利或在競爭對手必經之路設下地雷的專利或是透過專利組合運用於購併、侵權訴訟等,使專利在商場上能發揮出攻擊性價值,逼迫對手上談判桌以取得高額賠償價值、或取得某特定技術的授權的專利,往往在新創事業或授權技轉案中扮演決定且關鍵性的影響,其價值甚高。因此如何鎖定關鍵專利、進行專利價值評估與如何透過專利加值的方式增加專利價值是非常重要的。

由於關鍵專利之技術的本質是在特定領域中具有舉足輕重的地位,技術的重要性影響著研發的方向及產品的開發,換言之關鍵性專利亦可稱為能發揮最大商業利益或具有獨特技術的專利,也就是只要是能賺錢或可能是具有潛力的專利或者在經過審慎的評估後,決定投入或對未來市場具有創新的技術或產品開發者也應屬於關鍵專利,為此,關鍵專利的數量則不在少數,但可以通過市場之檢驗而能居關鍵地位創造顯著利益者則極為鮮少,因此如何準確的產出真正具創造性價值的關鍵專利一直是學研機構努力的目標。事實上,對企業而言專利貴在精而非量,專利在產出端與運用端之間若缺乏規劃、實施、驗證則不易與產業連結。一直以來,學研機構一向以研發為主要導向,因此專利產出會與研發計畫直接相關聯,且多是以專利的申請作為計畫的績效指標(Key Performance Indicators, KPI),然而專利申請若僅以是否達到指定數量為指標,縱使在專利提出申請前進行過市場狀況之評估,但在專利申請後若未持續加以由商業的角度不定期的觀察及檢視、隨時適度的調整或整合內部或外部的環境變化,則所申請佈局的專利就難以順應市場或業者之需求。因此我們經由多方探討及專家訪談之結果,認為必須以市場為導向的專利策略,除了技術的開發之外,在專利的產出端與運用端之間須有著緊密的實施與驗證,以期能培育名符其實的關鍵性專利並且能合乎市場之需求。

我們以美國華盛頓大學及北京清華大學做為比較分析的對象,可以發現台灣的做法剛好介於美國與中國之間,美國是以商業價值為考量重點,而中國大陸則以國家戰略佈局及學校長期發展為主,其相對的優點及缺點可由下表得知。

圖三_美、中學研單位智權管理優缺點分析
圖三 美、中學研單位智權管理優缺點分析

經由研究分析的結果歸納如下:

  1. 掌握大趨勢、市場導向研究與專利佈局,有潛在運用才申請專利,重質更勝重量-強化專利範圍,避免無效而成紙老虎。其中掌握大趨勢尤其重要,趨勢就像一匹馬,如果在馬後面追,永遠都追不上,只有騎在馬上面,才能和馬一樣快,此為借力使力,事半功倍。
  2. 美國大學以技術為首專利為輔,在運用方面則以技術為優先考量。
  3. 美、中大學善於結合外界資源,節省成本,分散風險:建構開放式創新(Open Innovation)合作夥伴,開放式及跨領域合作,建構強而有力的專利池,共同合作共享,台灣學界也擁有為數不少基礎專利,而研究機構雖較偏向應用型研究,但在產業化方面則仍有努力的空間。美、中、台學界皆透過技轉獎勵制度給予教授極高誘因,鼓勵產業化應用研究。
  4. 美國大學與企業智財權策略依專利類型(方法、製程、設備…)、軟體著作權、營業秘密等屬性不同,落實採取不同的保護策略,對於重要技術的專利布局以採取全球布局的方式為主,值得參考與學習。

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